[ 王瑜 ]——(2006-4-11) / 已閱11845次
談從屬專利
我國的《專利法》甚至是法學院的普通知識產(chǎn)權教材都沒有提到從屬專利，但在專利實施的強制許可、專利沖突、專利侵權訴訟以及專利申請方面都會涉及從屬專利問題。隨著科學發(fā)展和技術進步、專利相關實踐的持續(xù)進展，從屬專利會越來越多，與之相關的問題將會日臻突出，有待于解決。
一、從屬專利概念
對于從屬專利，我國法律并沒有明確的規(guī)定和正式的定義，《專利法》第五十條規(guī)定“一項取得專利權的發(fā)明或者實用新型比前已經(jīng)取得專利權的發(fā)明或者實用新型具有顯著經(jīng)濟意義的重大技術進步，其實施又有賴于前一發(fā)明或者實用新型的實施的……”，我們更多地從強制許可的角度去理解該規(guī)定，但此處雖然不提及“從屬專利”，更沒有對從屬專利下定義，實際上已被公認為對從屬專利含義的一種指定。1993年8月16日最高法院關于在專利侵權訴訟中當事人均擁有專利權應如何處理問題的批復中提到：“……在后的專利技術是對在先的專利技術的改進或者改良，它比在先的專利技術更先進，但實施該技術有賴于實施前一項專利技術，因而它屬于從屬專利”。這是我們能找到的法律上對從屬專利的解釋。
《北京高院專利侵權判定若干問題的意見》第一百二十一條規(guī)定：“從屬專利，又稱改進專利。指一項專利技術的技術方案包括了前一有效專利；即基本專利的必要技術特征，它的實施必然會落入前一專利的保護范圍或者覆蓋前一專利的技術特征，它的實施也必然有賴于前一專利技術的實施。從屬專利的形式主要有：(1)在原有產(chǎn)品專利技術特征的基礎上，增加了新的技術特征。(2)在原有產(chǎn)品專利技術特征的基礎上，發(fā)現(xiàn)了原來未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途。(3)在原有方法專利技術方案的基礎上，發(fā)現(xiàn)了新的未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途。
從這兩級法院的解釋來看，我國對從屬專利的定義并不是很一致。最高院的解釋突出技術的改良和更先進性，而北京高院的解釋則包括了發(fā)現(xiàn)新功能。北京高院的解釋更加明確一些。
二、從屬專利的認定
對從屬專利的認定，從更加完整、簡明而容易操作、適合司法和專利審查實踐并符合相關法律規(guī)定的角度，可以考慮如下兩個原則：
1、全面覆蓋
從屬專利相對于其基礎專利具有全面覆蓋性。從屬專利必然包含基礎專利獨立權利要求的全部技術特征，正是如此，從屬專利的實施有賴于基礎專利的實施。從屬專利除了其技術特征相對基礎專利全面覆蓋外，還“增加了新的技術內容”，具有新的技術特征，這種新的技術內容或者說技術特征，使從屬專利較基礎專利技術上更進步。此外，從屬專利新的技術內容，也可以是對基礎專利獨立權利要求一般（上位）概念技術特征的具體（下位）化，如果這種具體化的技術特征沒有被基礎專利說明書披露，并且具有技術進步，從屬專利就至少在某方面較基礎專利更進步。如同一件專利或專利申請的從屬權利要求相對獨立權利要求具有“附加的技術特征”，這種附加的技術特征可以是對一般概念特征具體化的特征，也可以是增加的特征一樣，從屬專利相對基礎專利在這方面很相似。
2、創(chuàng)造性
除了上述“全面覆蓋”外，從屬專利相對基礎專利具有創(chuàng)造性，這正是其“技術更先進”，具有“重大技術進步”的原因所在。從屬專利與基礎專利相比具有創(chuàng)造性，是從屬專利成立的基本要求。一般情況，就專利創(chuàng)造性而言，這只是從屬專利所滿足的必要條件，作為專利在其創(chuàng)造性評定中要比對的是一份或者多份對比文件的不同技術內容的組合。相對基礎專利，從屬專利增加了新的技術內容，它“比在先的專利技術更先進”，“對在先專利的一種改進”，“具有顯著經(jīng)濟意義的重大技術進步”，由此可以說明，從屬專利相對基礎專利具有創(chuàng)造性。
可是，“技術更先進”、“改進”、“具有顯著經(jīng)濟意義的重大技術進步”，這些都是概念性的，其內涵與外延不夠明確，判定的標準難以把握。由于在專利申請的審查、復審、專利無效及其關聯(lián)的行政訴訟中，總是涉及創(chuàng)造性的評定；我國專利法及其實施細則，特別是《審查指南》，對創(chuàng)造性的概念、審查原則和基準以及創(chuàng)造性判斷標準，已有比較全面、具體的闡述。因此，將“創(chuàng)造性”作為原則之一，認定從屬專利就比較好理解、好掌握，也好操作。
看后一專利是否是前一專利的從屬專利，在于判斷后一專利相對前一專利的獨立權利要求是否是“全面覆蓋”和具有創(chuàng)造性。
三、從屬專利的開發(fā)
因為從屬專利是對在先的專利技術的改進或者改良，所以只要對在先的專利進行研究，比較容易提出比在先的專利技術更先進的技術，這是是從屬專利開發(fā)的策略。
四、從屬專利的實施
在有關權利沖突中，從屬專利與基礎專利是相沖突的。在專利侵權訴訟中，作為被告方的從屬專利權人實施其專利，在沒有取得實施基礎專利強制許可的情況下，除非達成調解，法院會判定被告侵犯專利權，作出侵權賠償決定。這同一般的專利侵權判斷、專利侵權訴訟與司法裁定中所依據(jù)的原則別無兩樣。
在專利侵權訴訟中，法院應當依據(jù)中國專利局授予的有效專利權作為法律保護的客體，審查其是否受到侵害。至于原告的專利權或者原、被告雙方各自擁有的專利權是否真正符合專利性條件，應當由訴訟當事人通過撤銷程序或者無效程序解決；訴訟當事人不向專利復審委員會請求撤銷或者宣告對方專利權無效的，法院應當認定訴訟當事人擁有的專利權有效。
對于相同或者類似產(chǎn)品，不同的人都擁有專利權的有以下三種情形：一是不同的發(fā)明人對該產(chǎn)品所作出的發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明點不同，他們的技術方案之間有本質區(qū)別；二是在后的專利技術是對在先的專利技術的改進或者改良，它比在先的專利技術更先進，但實施該技術有賴于實施前一項專利技術，因而它屬于從屬專利；三是因實用新型專利未經(jīng)實質審查，前后兩項實用新型專利的技術方案相同或者等同，后一項實用新型專利屬于重復授權。
法院在審理專利侵權糾紛案件時，根據(jù)《中華人民共和國專利法》規(guī)定的先申請原則，只要原告先于被告提出專利申請，則應當依據(jù)原告的專利權保護范圍，審查被告制造的產(chǎn)品主要技術特征是否完全覆蓋原告的專利保護范圍。在一般情況下，前述第一種情形由于被告發(fā)明的技術方案同原告發(fā)明的技術方案有本質的區(qū)別，故被告不構成侵權。后兩種情形或者被告為了實施其從屬專利而未經(jīng)在先專利權人的許可，實施了在先的專利技術；或者由于前后兩項實用新型專利的技術方案相同或者等同，被告對后一項重復授權專利技術的實施，均構成對原告專利權的侵犯。
因此，法院不應當僅以被告擁有專利權為由，不進行是否構成專利侵權的分析判斷即駁回原告的訴訟請求，而應當分析被告擁有專利權的具體情況以及與原告專利權的關系，從而判定是否構成侵權。
本文內容引述了部分梁寅春《也談從屬專利》的內容，在此表示感謝。
作者：王律師，知識產(chǎn)權公司首席顧問律師
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